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    FTO報告的精準度如何去提高
    [來源:未知 | 作者:admin | 日期:2020-03-04 15:46 | 瀏覽 次] 字體:[ ]
     
      當前,我國正在醞釀出臺專利侵權懲罰性賠償制度,加上相關企業風險防范意識不斷增強,越來越多的企業開始關注并進行FTO檢索(Freedom To Operate)。筆者從FTO報告的意義和一般操作流程入手,重點闡釋企業如何提高FTO報告的精準度。
     
     
     
     
      FTO報告可以用于排除故意侵權責任。根據已確立懲罰性賠償制度國家的司法實踐,相關企業為避免被認定為故意侵權,通常都會出示FTO報告以對抗專利權人的指控。
     
     
     
      通過FTO檢索,可以及時地發現產品的侵權風險,盡早提出應對方案。在實踐中,FTO檢索可發生在產品的整個開發過程之中。如果相關企業在產品做好上市準備之后才進行FTO報告,那么一旦被檢查存在專利侵權風險,其將沒有時間進行規避設計,或者由于規避設計的成本太高而無法承受。如此看來,FTO檢索的時間越提前,企業規避設計的成本越低,但同時也帶來另一個問題,即所檢索的目標技術方案離最終定型的產品也越遠。因此,筆者建議,在有條件的情況下,針對核心產品,可進行多次FTO檢索。如果條件有限僅做一次FTO檢索,那么可在相關產品設計基本定型時再進行風險排查。
     
     
     
      FTO的一般操作流程
     
     
     
      首先,提取/拆解產品技術方案。在該步驟中,需要深入了解目標產品,對其涉及的技術點進行拆解、分類,形成待檢索的技術方案。此外,還需要初步判斷哪些技術方案為公共領域的傳統技術,這些無需檢索;哪些技術方案為獨創性的或參考競品的,這些為重點檢索對象。
     
     
     
      其次,確定FTO檢索的地域。由于專利權具有地域性,因此在進行FTO檢索之前要先確定目標國家/地區。第一,需要了解目標產品的設計、生產和銷售模式。根據產品的制造、使用、銷售、許諾銷售、進口等行為發生地來初步確定檢索地域。第二,還要結合各個國家/地區的專利保護體系完善程度和專利訴訟發生頻率,進一步確定檢索地域。例如東南亞、非洲、拉美地區,由于這些地區專利制度尚不完善,面臨的專利訴訟風險較小,可暫不作為FTO檢索的目標地域。
     
     
     
      再次,進行專利檢索。FTO檢索的專利范圍以授權有效專利和未決專利申請為主。未決專利申請包括審查中的專利申請以及未進入國家階段的PCT申請。對于PCT申請,由于從優先權日起算32個月必須進入國家階段,因此,可將PCT申請的檢索范圍僅限定在此時間段之內。另外,需要注意歐洲專利。由于在歐洲專利局授權的專利,必須在授權后選擇生效國,才能在具體的國家產生法律效力。根據《歐洲專利組織》締約國的國家法,絕大多數締約國需要在歐洲專利授權日之后的3個月內辦理完成生效程序。因此,對于歐洲專利,無需檢索所有的授權有效專利,僅需將檢索范圍限定在上述時段之內即可。
     
     
     
      最后,篩選相關專利并作侵權比對分析,給出侵權風險結論。對于專利的侵權比對,如果不確定目標專利的權利要求中某些技術特征是否存在于目標產品中,還需要與企業進一步溝通和確認,這樣給出的結論才是確定、可靠的。對于侵權等級較高的專利,還應給出應對的建議。例如對產品做規避設計、對目標專利進行無效檢索和分析、對審查中專利申請提出公眾意見等。
     
     
     
      怎樣提高FTO的精準度
     
     
     
      首先,目標技術方案的提取要精準。在目標技術方案提取的環節中,應以企業的技術人員和知識產權人員為主,檢索機構為輔。目標產品所涉及的技術,哪些為本領域傳統的公有技術,哪些為關鍵性技術或企業的創新性技術,技術人員或知識產權人員的把握會更精準。此外,對于技術比較復雜的產品,還需要技術人員將目標技術方案的原理、解決的問題、達到的效果等描述清楚,以便于檢索機構更為精準的理解方案??傊?,對于目標技術方案,一定要清楚、完整、確定,不能存在開放式的或模糊不清的情況,這是做好FTO檢索的前提。
     
     
     
      其次,專利檢索要精準。對于FTO檢索,既要保證查全率,又要保證查準率。只有做到了查全,才能實際起到“自由實施”的作用;只有做到了查準,才能避免引入過多的噪聲,提高文獻篩選的效率和實際效果。由于潛在的目標專利的權利要求保護范圍可以很大,也即并不要求權利要求中包括目標技術方案的所有技術特征。如果為了保證最全的查全率,需要采用部分要素檢索,并遍歷所有可能的情況。當某個技術主題下專利申請量較多時,這將會導致過多的檢索結果,造成后續的文獻篩選工作量太大,無法聚焦。如果為了限制文獻量,勢必會在檢索式中加入過多的限制,又容易造成漏檢。
     
     
     
      因此,當某個技術主題下文獻量太大時,為了在查全率和文獻量之間尋找一個平衡,筆者建議采取以下兩種方式解決:一是通過技術分析,包括與技術人員的溝通,對目標技術方案中的特征進行拆解,將屬于傳統公有領域的技術特征排除在外,不單獨作為檢索要素,僅針對對該目標方案的創新功能起貢獻或相關的特征進行檢索。二是限定主要的競爭對手、或者潛在的競爭對手、或者該領域內比較活躍的申請人、或者在該領域比較活躍的NPE(非專利實施主體)。當技術方案簡單,文獻量巨大時,采用這種方式至少可以排除掉主要的風險來源。此外,還可通過專利訴訟、許可等法律事件進一步篩選補充重要的專利。
     
     
     
      最后,侵權比對要精準。侵權比對是FTO報告的最后一環,其精準的重要性不言而喻。在熟練掌握侵權判定標準的前提下,更多地涉及到對技術理解的深入程度。在實踐中,會出現很多看似侵權但實質并不侵權的案例。究其原因,主要是對權利要求的解讀出現了問題,例如僅限于字面的比對就給出了侵權的結論。
     
     
     
      筆者建議,要做到侵權比對精準,必須深入研讀目標專利的整個文件,理解其發明構思,深諳權利要求中每個技術特征實質要表達的含義。一些情況下,單純靠權利要求中的文字并不能直觀地重現其保護的方案,此時就需要說明書中的文字及附圖來幫助理解。還有些情況,需要調查目標專利的審查過程、同族案件的審查過程,以研究專利權人對權利要求是否存在限縮的解釋、是否存在捐獻的情形等。值得注意的是,此處所提到的對說明書及附圖的利用并非是簡單地采用實施例來縮小權利要求的保護范圍,最根本的目的仍然是輔助精準地確定目標權利要求的保護范圍,不盲目地按字面最大化地解讀,也不盲目地按實施例來最小化保護范圍。
     
     
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